Перед Вами традиционный и первый в 2023 году выпуск тематического дайджеста по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Единый отраслевой центр интеллектуальной собственности (ЕОЦИС) собирает самые важные новости, анализирует проблемные вопросы, системные ошибки и предлагает вашему вниманию наиболее важные обзоры, анализы основных бизнес-процессов и рекомендации в удобном формате.
Данный выпуск является результатом и обобщением прошедшего 15 марта 2023 года вебинара на тему: «ПАТЕНТОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РИД, ВКЛЮЧАЯ ЗАРУБЕЖНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ (ПРОЦЕДУРА PCT)».
В ходе прошедшего вебинара были подробно рассмотрены вопросы и процессы патентования результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) в Российской Федерации, а также вопросы разработки стратегии патентования объектов патентного права за рубежом в том числе патентование по процедуре РСТ, т.е. в рамках Договора о патентной кооперации, а также основные процессы, возникающие в рамках патентования по процедуре РСТ.
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию интеллектуальная собственность была и остается важнейшим интеллектуальным ресурсом и коммерчески перспективным активом организаций различных организационно-правовых форм. При этом роль государства и компаний с государственным участием в инновационном развитии страны остается главенствующей.
Важно понимать, что развитие технологий требует обеспечения надежной правовой охраны и защиты прав государства и организаций на созданные результаты интеллектуальной собственности как внутри Российской Федерации, так и за рубежом. Особое внимание заслуживают вопросы патентования за рубежом для товаров/работ/услуг имеющих экспортный потенциал. Интеллектуальная собственность является стимулом для привлечения инвесторов, в том числе и иностранных, при этом должным образом оформленная и обеспеченная защитой интеллектуальная собственность является дополнительной защитой инвесторов и гарантией для привлечения инвестиций.
Санкции не могут быть бесконечными, жизнь продолжается и очень важно не потерять рынки сбыта, а еще лучше – воспользоваться ситуацией и «завоевать» новые рынки, создать перспективные научные направления и продукцию (товары/услуги) равным которых нет в мире. Роль права интеллектуальной собственности для решения этих задач невозможно оспорить и очень важно правильно и своевременно воспользоваться шансами и возможностями, которые предоставляются нам в настоящее время.
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Договор РСТ
Договор о патентной кооперации, подписанный в г. Вашингтон (США) 19.06.1970 (Patent Cooperation Treaty – PCT).
Инструкция к РСТ
Инструкция к Договору о патентной кооперации (Договор РСТ, текст, имеющий силу с 01.04.2006).
РИД
Результат интеллектуальной деятельности в соответствии с положениями части 4 ГК РФ (Федеральный закон от 18.12. 2006 № 230-ФЗ).
Парижская конвенция
Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883, в редакции от 02.10.1979).
Роспатент
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и подведомственное ему государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности (ФГБУ «ФИПС»).
РСТ
Процедура патентования в соответствии с Договором РСТ.
При формировании стратегии относительно целесообразности обеспечения правовой охраны РИД за рубежом посредством патентования во внимание должны приниматься следующие факторы:
спрос и потенциал использования на зарубежном рынке.
продолжительность жизненного цикла РИД.
ожидаемый экономический эффект от внедрения РИД за рубежом в сравнении со стоимостью патентования за рубежом.
наличие конкурентных преимуществ использования РИД перед аналогами за рубежом
вероятность «обхода» патента.
возможность установления факта нарушения патента.
бюджет на обеспечение патентования за рубежом.
возможность привлечения иностранных патентных поверенных.
риски утраты актуальности патентуемого решения до получения охранного документа.
Зарубежное патентование позволит в частности:
запретить использование другими лицами запатентованного изобретения (препятствие для конкурентов) на территории страны патентования;
получить доход путем предоставления права использования исключительных прав (лицензия) или передачи прав на патент;
привлечь внимание инвесторов, так как наличие патента является дополнительной гарантией;
получить доступ к программам финансирования, в том числе из федерального бюджета;
увеличить стоимость компании.
Выбор страны патентования:
в странах, в которых производится патентуемое решение;
в страны экспорта продукции, изготовленной с использованием запатентованного решения;
в странах, в которых находятся конкуренты правообладателя;
в странах, в которых можно найти потенциальных лицензиатов.
Выбор способа осуществления правовой охраны объектов патентного права:
Название
Код
Участвующие страны
Объект ИС
Нормативный документ
URL-адрес
Европейская патентная организация (ЕПО/EPO)
EP
38 государств Европы
Изобретения
Европейская патентная конвенция (ЕПК)
epo.org
Евразийская патентная организация (ЕАПВ/ EAPO)
EA
8 стран (бывшие республики СССР)
Изобретения и Промышленные образцы
Евразийская патентная конвенция (ЕАПК)
eapo.org
Ведомство по интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (BOIP)
BX
3 страны (Бельгия, Нидерланды, Люксембург)
Промышленный образе
Конвенция по интеллектуальной собственности стран Бенилюкс
boip.int
Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI)
AO
17 стран (бывшие колонии Франции)
Промышленный образец
Бангийское соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности
oapi.int
Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (ARIPO)
AP
19 стран (бывшие колонии Великобритании)
Изобретение, Промышленный образец
Лусакское соглашение о создании Африканской региональной организации интеллектуальной собственности
aripo.org
Патентное ведомство совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (GCCPO)
GC
6 стран (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты)
Патентный регламент GCCPO, утвержденный Высшим советом GCCPO
gccpo.org
Предусмотрен п. 1 ст. 1395 ГК РФ и заключается в подаче первоначальной (приоритетной) заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, в Роспатент и последующей подачи (по истечении 6 месяцев, но не позднее наступления 12 месячного срока с даты подачи) в иностранном государстве или в международную организацию. Заявка может быть подана ранее 6 месяцев, но после проведения (по просьбе заявителя) проверки на наличие сведений, составляющих государственную тайну в материалах заявки.
Предусмотрен п. 2 ст. 1395 ГК РФ и допускает патентование в соответствии с договором PCT или ЕАПК изобретения или полезной модели без предварительной подачи приоритетной заявки в Роспатент путем подачи международной или евразийской заявки. При выборе данного варианта международную заявку необходимо подавать в Роспатент как в получающее ведомство, а Российскую Федерацию указывать в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент. Евразийская заявка подлежит подаче через Роспатент.
Изобретение
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (пункт 1 статьи 1350 ГК РФ).
Критерии патентоспособности изобретения: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость (пункт 2 статьи 1350 ГК РФ).
Срок действия исключительного права на изобретение: 20 (двадцать) лет, но может быть продлен не более чем на 5 (пять) лет для лекарственного средства, пестицида, агрохимиката, для применения которых требуется получение разрешения.
Секретные изобретения.
На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения ГК РФ распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами статей 1401 - 1405 ГК РФ и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами (пункт 2 статьи 1349 ГК РФ).
Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана не предоставляется (пункт 3 статьи 1349 ГК РФ).
Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений описаны в статьях 1401 - 1405 ГК РФ.
Полезная модель
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (пункт 1 статьи 1351 ГК РФ).
Критерии патентоспособности полезной модели:новизна и промышленная применимость.
Срок действия исключительного права на полезную модель: 10 (десять) лет без возможности продления с 2014 года.
В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).
Критерии патентоспособности: новизна и оригинальность.
Срок действия исключительного права на промышленный образец: 5 (пять) лет с возможностью продления 4 (четыре) раза (максимум до 25 (двадцать пять) лет). Следует учитывать, что промышленные образцы, на которые подана заявка до 01 января 2015 года, поддерживаются в силе раз в год, а в период 15 (пятнадцатого) года действия необходимо подать заявление на продление на тот период, на который необходимо (максимум на 10 (десять) оставшихся лет). Повторная подача заявления и продление промышленного образца при выборе срока менее, чем на 10 (десять) лет, не допускается. Срок действия патента на промышленные образцы, заявки на которые поданы после 01 января 2015 года, подлежит продлению вперед на 5 (пять) до истечения каждого пятилетнего периода (Приказ Минэкономразвития России от 28.09.2015 № 691 «Об утверждении Порядка продления срока действия патента на промышленный образец»).
На изобретение, полезную модель и промышленный образец выдаются охранные документы – патенты на изобретение, полезную модель и промышленный образец, которые удостоверяют: исключительное право, авторство, приоритет (в широком толковании).
Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в Роспатент заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 1 статьи 1381 ГК РФ).
Авторская льгота (пункт 3 статей 1350,1351, пункт 4 статьи 1352 ГК РФ): раскрытие информации, относящейся к объекту патентного права, автором объекта патентного права, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования на выставке – выставочный приоритет), вследствие чего сведения о сущности объекта патентного права стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности данного объекта, при условии, что заявка на выдачу патента на объект патентного права подана в Роспатент в течение 6 (шести) месяцев со дня раскрытия информации.
Приоритет также может быть установлен:
по дате поступления дополнительных материалов (пункт 2 статьи 1381 ГК РФ);
по дате подачи тем же заявителем в Роспатент более ранней заявки (пункт 3 статьи 1381 ГК РФ);
по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки (пункт 4 статьи 1381 ГК РФ);
по дате подачи первой заявки на объект патентного права в государстве - участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет) (статья 1382 ГК РФ).
Документы, необходимые для подачи заявки на изобретение и полезную модель:
Документы, необходимые для подачи заявки на промышленный образец:
Датой подачи заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец признается дата поступления в Роспатент заявления и описания (в случае патентования изобретения или полезной модели) и заявления и комплекта изображений (в случае патентования промышленного образца).
Единство изобретения и промышленного образца.
Заявка на выдачу патента на изобретение может относится к одному изобретению или к группе изобретений с соблюдением требований единства изобретательского замысла (статья 1375 ГК РФ).
Заявка на выдачу патента на промышленный образец может относится к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов с соблюдением требования единства (статья 1377 ГК РФ).
Заявка на выдачу патента на полезную модель может относится исключительно к одной полезной модели (требование единства полезной модели, т.е. группа полезных моделей невозможна, статья 1376 ГК РФ).
В рамках проведения формальной экспертизы объектов патентного права проверяется соблюдение формальных требований, предъявляемых Административными регламентами ФГБУ «ФИПС» к материалам заявки, а также в том числе проводится проверка на наличие/отсутствие в заявках на выдачу патента на объекты патентного права государственной тайны . Разъяснения о проверке заявок о наличии сведений, составляющих государственную тайну размещены на официальном сайте ФГБУ «ФИПС».
Заявка в обязательном порядке публикуется по истечении 18 (восемнадцати) месяцев с даты подачи заявки в случае отсутствия предусмотренных ГК РФ оснований, при которых публикация заявки не производится (статья 1385 ГК РФ).
Также следует учитывать, что изобретению и промышленному образцу, на которые поданы заявки в Роспатент предоставляется временная правовая охрана с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1392 ГК РФ). В период действия временной правовой охраны заявитель может принимать меры по предотвращению нарушений исключительных прав на изобретение или промышленный образец, а осуществлять защиту в судебном порядке может только после получения охранного документа (патента).
Экспертиза заявок на изобретение, полезную модели и промышленный образец по существу подразумевает в первую очередь проверку соответствия заявляемого решения критериям патентоспособности. Причем такая проверка производится в определенном порядке: сначала проверяется промышленная применимость, затем новизна (абсолютная мировая новизна) и изобретательский уровень (для изобретений).
На этапе экспертизы заявки по существу возможны следующие риски для заявителя:
По результатам проведения Роспатентом формальной экспертизы и экспертизы по существу принимается решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента. В случае принятие решения о выдаче патента должна быть оплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента.
На данном этапе предполагается внесение информации о патенте в Открытые реестры ФГБУ "ФИПС" (https://www1.fips.ru/registers-web/) , выдача патента в электронном виде и по ходатайству заявителя (правообладателя) – выдача патента на бумажном носителе.
Поддержание действия патентов (ежегодное) и продление срока их действия являются необходимыми процедурами для обеспечения непрерывной правовой охраны запатентованных решений (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора»).
Характеристика поддержание в силе патентов
Начало осуществления поддержания в силе
Начиная с 3 (третьего) года действия патента
Начиная с 1 (первого) года действия патента
Документы, необходимые для подачи в Роспатент в рамках процедуры поддержания в силе патентов
Копия платежного поручения
Оплата пошлины за поддержание до принятия решения о выдаче патента
Не требуется
Оплата пошлины за поддержание после принятия решения о выдаче патента
Необязательно одновременно с оплатой пошлины за выдачу патента, если решение о выдаче патента поступило раньше наступления срока поддержания в силе патента за 3 (третий) год действия
Обязательно одновременно с оплатой пошлины за выдачу патента за тот год, который прошел и/или который подходит к концу
Характеристика
Дата подачи заявки ДО 01.01.2015
Дата подачи заявки ПОСЛЕ 01.01.2015
Начиная с 3 (третьего) года каждый год
Начиная с 3 (третьего) года каждый период
Срок действия патента
15 (пятнадцать) + 10 (десять) лет (итого 25 (двадцать пять) лет)
5+5+5+5+5 лет (итого 25 (двадцать пять) лет)
Копия платежного поручения (каждый год начиная с 3 (третьего) года в течение первых 15 (пятнадцати) лет действия) Заявление + копия платежного поручения (в случае продления дополнительно на 10 (десять) лет по истечении 15 (пятнадцати) лет действия)
Копия платежного поручения (при осуществлении поддержания за первый период действия (3,4,5 (третий, четвертый и пятый) годы) Заявление + копия платежного поручения (при осуществлении продления за последующие периоды)
Необязательно одновременно с оплатой пошлиныза выдачу патента, если решение о выдаче патента поступило раньше наступления срока продления действия патента за 3,4,5 годы.
Особенности, связанные с поддержанием (продлением)
Продление может быть осуществлено на срок меньший, чем на 10 (десять) лет, но последующая подача заявлений для увеличения срока действия патента не допускается
Продление осуществляется одновременно на 5 (пять) лет
Общие сведения о Договоре РСТ.
По классификации ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. ВОИС была создана Конвенцией ВОИС в 1967 г. и получила мандат от своих государств-членов на содействие охране ИС во всем мире путем сотрудничества между государствами во взаимодействии с другими международными организациями. Штаб-квартира Организации находится в Женеве, Швейцария. В настоящее время членами ВОИС являются 184 государства или более 90% стран мира) Договор РСТ относится к группе соглашений, устанавливающих глобальные системы охраны интеллектуальной собственности.
Договор РСТ является соглашением в рамках Парижской конвенции и основан на положениях Парижской конвенции, развивая и дополняя их.
Договор РСТ:
Целью и предметом Договора РСТ является рационализация и сотрудничество в отношении подачи патентных заявок, их рассмотрения, проведения информационного поиска и экспертизы, а также распространения технической информации.
РСТ находится под административным управлением Международного бюро ВОИС и предусматривает подачу одной заявки на патент в отношении изобретения или полезной модели («международная заявка»), которая действует в нескольких государствах-участниках РСТ, вместо подачи нескольких отдельных национальных и/или региональных заявок. На основании одной такой (международной) заявки при благоприятном исходе заявителю выдаются национальные патенты различными национальными патентными ведомствами и/или региональные патенты международными региональными патентными организациями.
Субъектами процедуры PCT выступают (Каждый компетентный международный орган определяет для себя: рабочие языки, языки переписки и использует в работе бланки форма и содержание которых утверждены Административной инструкцией РСТ. Кроме того, для работы компетентных международных органов разработаны соответствующие руководства, утверждаемые МБ ВОИС):
Международное Бюро ВОИС (The International Bureau (IB), МБ ВОИС);
Получающее ведомство (The Receiving Office (RO), ПВ);
Международный поисковый орган (The International Searching Authority (ISA), МПО);
Орган международной предварительной экспертизы (The International Preliminary Examining Authority (IPEA), ОМПЭ);
Каждый субъект процедуры PCT определяет для себя:
1. Международная пошлина – оплачивается в адрес Получающего ведомства (ПВ) и в пользу Международного Бюро ВОИС (МБ ВОИС).
Размер пошлины регламентирован Перечнем пошлин к Инструкции к РСТ (неотъемлемая часть Инструкции к РСТ), и зависит от количества листов международной заявки.
Фиксированный размер международной пошлины устанавливается за число листов международной заявки, не превышающее 30, за каждый лист свыше 30 взимается дополнительная пошлина.
Фиксированный размер международной пошлины за подачу , при условии, что международная заявка содержит не более 30 листов, на дату проведения вебинара составляет: 1 346 долларов США, если международная заявка содержит более 30 листов, размер пошлины увеличивается на 15 долларов США за каждый лист свыше 30.
Пошлина за пересылку – в адрес и пользу Получающего ведомства (ПВ) и составляет 1 700,00 рублей. Пошлина уплачивается в доход федерального бюджета России.
Пошлина за проведение международного поиска – в адрес Получающего ведомства (ПВ) и в пользу Международного поискового органа (ОМПЭ).
В качестве ОМПЭ в России выбран – ФГБУ «ФИПС», ЕАПВ и Европейское патентное ведомство (ЕПВ), размер пошлины будет зависеть от того, какой из этих поисковых органов выберет заявитель.
Размер пошлины, в случае выбора в качестве ОМПЭ: ФГБУ «ФИПС» или ЕАПВ, а также ЕПВ будет зависеть от языка подачи заявки (русский или английский), на котором МПО будет вести делопроизводство.
ПВ
Заявка на русском языке
Заявка на английском языке
ФГБУ «ФИПС»
8 500, 00 рублей
40 000,00 рублей
ЕАПВ
9 000,00 рублей
ЕПВ
______________
1 775 Евро + 3% за конвертацию и пересылку
2. Пошлина за предварительную экспертизу взимается за проведение международной предварительной экспертизы и подготовку международного предварительного заключения о патентоспособности.
Размер пошлины за предварительную экспертизу устанавливается ОМПЭ, в России - зависит от того, каким ОМПЭ проводился международный поиск (ФГБУ «ФИПС, ЕАПВ или иной ОМПЭ), и от языка подачи заявки (русский или английский), на котором ОМПЭ будет вести делопроизводство.
Оплата пошлин в соответствии с правилами 14(с), 15.3 и 16(f) Инструкции к PCT должна быть произведена заявителем в течение 1 (одного) месяца с даты получения международной заявки ПВ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАЗА включает в себя 5 этапов, 2 из которых являются необязательными (проводятся по желанию заявителя).
1. Подача международной заявки (статья 3 Договора PCT);
2. Международный поиск (статья 15 Договора PCT);
3. Публикация заявки (международная публикация) (статья 21 Договора PCT);
4. Дополнительный международный поиск (необязательный этап) (Правило 45 bis. Инструкции к PCT);
5. Международная предварительная экспертиза (необязательный этап) (Глава II Договора PCT).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАЗА.
По окончании международной фазы происходит переход на национальную фазу. Национальная фаза начинается только в том случае, если заявитель выполняет определенные действия по переходу на национальную фазу. Срок перехода на национальную фазу составляет 30 (31) месяцев с даты приоритета.
Если у вас есть замечания, комментарии или предложения по дальнейшему развитию пишите нам на электронный адрес patent@roscosmos.ru, давайте обратную связь и задавайте вопросы.
До новых встреч, ваш #ДайджестПИ
Оставить отзыв о дайджесте
